por Gabriela Bernardo Freire Gomes e Andréia Santos Gonçalves da Silva
No Brasil, aqueles que desejarem constituir uma marca, poderão buscar proteção a seu nome e/ou logo mediante concessão de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial “INPI”, conforme regramentos especificados na Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.
O referido registro pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, sendo que, no caso de pessoas jurídicas de direito privado, tal pedido se limita a marcas relativas as atividades que exerçam efetivamente e licitamente.
Para deferimento do pedido de registro se faz necessário cumprir três requisitos: novidade, originalidade e legalidade.
Cumpridos os requisitos e concedido o registro da marca, dois princípios irão reger a extensão da proteção legal, quais sejam: especialidade (relativo ao ramo de atividade do empresário) e territorialidade (relativa à base geográfica).
Uma marca registrada terá proteção e exclusividade em seu uso em todo território nacional.
Contudo, a regra comporta exceção.
O artigo 124, inciso VI, da Lei 9.279/96, prevê expressamente que não são registráveis como marca, sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos, salvo se estes estiverem revestidos de detalhes suficientemente distintivos, veja-se:
“Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”
Nesta seara, o Superior Tribunal de Justiça, vem consolidando seu entendimento sobre a impossibilidade de atribuição de exclusividade para marcas que utilizem expressões de uso comum, sendo obrigadas a coexistirem com outras marcas semelhantes.
A Corte em acórdão recente alegou que somente as marcas que utilizem vocábulos comuns combinadas com cores e denominações de forma peculiar e distintiva podem ser registradas como marcas, do contrário se faz necessário coexistirem com outras marcas sem que haja qualquer exclusividade em seu registro:
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. “ROSE & BLEU”. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes” (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).
2. Os elementos nominativos da marca “ROSE & BLEU” não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente – uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.
3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista – elementos nominativos acrescidos de estilização visual – e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 4ª Turma, Relator Ministro Raul Araújo, Recurso Especial nº 1.339.817- RJ (2012/0176047-2), Dje. 11/10/2022).
Ou seja, as marcas que porventura quiserem utilizar de sinais, traços ou nominativos comuns sem alto poder distintivo, deverão arcar com as nuances da ausência de exclusividade, correndo-se o risco de coexistir com outras marcas semelhantes pelo território nacional.
Assim, aconselha-se que, no processo de criação de uma identidade visual e nominativo de uma marca, seja feito um estudo prévio sobre as possibilidades, coligações com outras marcas e consequências possíveis e esperadas do pedido de concessão de registro da referida marca.
